臺州朗進縫紉機電有限公司（下稱“朗進公司”）是一家專業(yè)從事自動化縫紉機電設(shè)備制造及高精密度零配件研發(fā)制造為一體的高科技企業(yè)，其擁有發(fā)明名稱為“一種自動橡筋機”的201620180916.4號實用新型專利權(quán)（下稱“涉案專利”）。因認為浙江南邦科技有限公司（下稱“南邦公司”）和義烏市華富縫紉機配件商行（下稱“華富商行”）未經(jīng)許可制造和銷售全自動接松緊機設(shè)備的行為構(gòu)成專利侵權(quán)，朗進公司將南邦公司和華富商行訴至法院。
近日，該案迎來二審判決，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭（下稱“二審法院”）經(jīng)審理，認定南邦公司和華富商行構(gòu)成侵權(quán)，但對侵權(quán)數(shù)額的認定進行了大幅降低的調(diào)整，僅判決南邦公司和華富商行賠償朗進公司經(jīng)濟損失及合理開支共計5萬元。
最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭官方網(wǎng)站將該判決作為最新的精品裁判進行了公布，判決中對于權(quán)利人在專利行政確權(quán)程序中對權(quán)利要求的修改導(dǎo)致技術(shù)方案發(fā)生變化，以及由此引出的侵權(quán)實施者應(yīng)當如何承擔賠償責任的問題進行了詳細的論述。該案既給出了新的審判思路，同時還對專利申請過程中權(quán)利要求的布局考量，以及專利侵權(quán)風(fēng)險防控工作具有重要的指導(dǎo)意義。
權(quán)利要求修改導(dǎo)致侵權(quán)賠償減少
2018年9月29日，朗進公司向?qū)幉ㄊ兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄏ路Q“一審法院”）提起訴訟，認為南邦公司和華富商行共同實施了侵害涉案專利權(quán)利要求1、2、7的行為。
2019年4月1日，案外人宋某某向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利權(quán)無效宣告請求（下稱“確權(quán)程序”），請求宣告涉案專利權(quán)利要求1-10全部無效。專利權(quán)人在確權(quán)程序中對權(quán)利要求書進行了修改，將從屬權(quán)利要求7的一個單獨的技術(shù)特征和從屬權(quán)利要求9的全部技術(shù)特征補入原權(quán)利要求1中形成新的權(quán)利要求1。
2019年6月20日，一審法院經(jīng)審理認為被控侵權(quán)技術(shù)方案落入權(quán)利要求1、2、7的保護范圍，并作出第（2018）浙02民初1956號判決（下稱“一審判決”），判令南邦公司立即停止制造、銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為；華富商行立即停止銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為；南邦公司向朗進公司賠償經(jīng)濟損失以及調(diào)查和制止侵權(quán)行為支出的合理費用合計28萬元；駁回朗進公司的其他訴訟請求。
2019年8月12日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第41362號《無效宣告請求審查決定書》（下稱“無效決定”），宣告在專利權(quán)人提交修改后的權(quán)利要求1-9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持涉案專利有效。
南邦公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，該案于2019年8月26日被立案受理。針對權(quán)利基礎(chǔ)變化的問題，南邦公司認為，在一審判決作出之前，專利權(quán)人在確權(quán)程序中對涉案專利的權(quán)利要求進行修改，修改后的權(quán)利要求的保護范圍與被上訴人在一審中主張的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍均不一致，一審判決中以原授權(quán)公告文本的權(quán)利要求1、2、7作為涉案專利的保護范圍屬于事實認定錯誤。
2021年2月25日，二審法院作出第（2019）最高法知民終369號判決書（下稱“二審判決”），判決中指出：被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案的技術(shù)特征與朗進公司在本案中主張保護的涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征均相同，既落入涉案專利權(quán)修改前的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍，又落入涉案專利權(quán)修改后的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍；在考慮涉案專利類型、本案具體情節(jié)、朗進公司為本案所支付的合理開支以及綜合考量法律責任承擔多少的基礎(chǔ)上，改判南邦公司向朗進公司支付經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支合計5萬元。
公開換保護原則與利益平衡原則的博弈和權(quán)衡
二審判決確認了修改后的權(quán)利要求1在涉案專利的原始專利文本之中并不存在，并且確認了該維持有效的權(quán)利要求1在一審中由于朗進公司沒有主張，故未進行審理。筆者認為，對于侵權(quán)行為的認定，二審判決認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案既落入涉案專利權(quán)修改前權(quán)利要求的保護范圍，又落入涉案專利權(quán)修改后權(quán)利要求的保護范圍，因此構(gòu)成對專利權(quán)的侵害，也即裁判觀點中總結(jié)的：專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中，以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改原權(quán)利要求，修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權(quán)利要求的保護范圍，國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效。未經(jīng)許可實施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為，亦構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵害，有關(guān)侵權(quán)實施者應(yīng)當承擔賠償責任。
筆者認為，客觀上看，雖然在被訴“侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案是否侵犯修改后的權(quán)利要求1的保護范圍”這一問題上，確實存在審級損失的情況，但本案一審判決作出在前，國家知識產(chǎn)權(quán)局對涉案專利修改后的權(quán)利要求的保護范圍作出行政決定予以確認在后，因此一審法院基于原權(quán)利基礎(chǔ)作出判決并無不當之處。此外，本案自一審立案到二審審結(jié)，歷時近29個月，基于一審程序的認定內(nèi)容，二審法院在能夠直接認定侵權(quán)成立的情況下，直接確認了侵權(quán)行為，既避免了當事人在訴訟過程中因為程序震蕩而產(chǎn)生的不必要訴累，同時節(jié)約了司法資源，提高了司法效益。
二審法院從當事人存在異議的根源以及專利法立法的終極目標等維度進行論述，同時充分考慮了專利確權(quán)程序中權(quán)利人對專利權(quán)利要求書的修改在后續(xù)專利侵權(quán)程序中可能產(chǎn)生對社會公眾不公平的情形，在專利制度中的“專利公開換保護原則”和“權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡原則”之間綜合考量，最終大幅降低了侵權(quán)賠償數(shù)額。
在筆者看來，專利確權(quán)程序中，對于權(quán)利要求書的修改增加了“權(quán)利要求的進一步限定”的方式，這既是鼓勵創(chuàng)新，保護專利權(quán)人合法權(quán)益的有益方式，也是平衡不同主體利益訴求的重要手段，具有其存在的必然性和必要性。但這樣的修改方式也客觀上增大了社會公眾對專利權(quán)保護邊界確定的難度，對發(fā)明者獲知專利信息并利用相關(guān)信息進行創(chuàng)新也是不利的。因此判決以降低侵權(quán)賠償數(shù)額的方式，減少了專利權(quán)人采用這一修改方式對權(quán)利要求公示作用價值的減損。
從屬權(quán)利要求高價值的重新考量
筆者認為，從專利新申請的角度來看，創(chuàng)新主體和專利代理人在權(quán)利要求書的整體布局和撰寫過程中，首先需要對現(xiàn)有技術(shù)進行更為精確的檢索，檢索的策略不僅要考慮整體技術(shù)方案，還要更加精準地聚焦到具體技術(shù)特征，從而能夠為相關(guān)技術(shù)特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù)的確定獲得足夠的證據(jù)支撐；其次，撰寫權(quán)利要求時，對于具體技術(shù)特征在權(quán)利要求書體系中的定位要進行更為綜合的考慮，對于權(quán)利要求層次的搭建、單個從屬權(quán)利要求包含技術(shù)特征數(shù)量的多少，需要更多地將專利確權(quán)和侵權(quán)程序中的實務(wù)經(jīng)驗向申請環(huán)節(jié)進行輸出和回溯，力爭實現(xiàn)更為前瞻性的預(yù)判，從而為高價值專利的打造奠定堅實基礎(chǔ)。
從侵權(quán)風(fēng)險防控的角度來看，創(chuàng)新主體對目標專利的穩(wěn)定性分析和針對相關(guān)產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險排查過程中，首先需要精準確定獨立權(quán)利要求的穩(wěn)定性以及構(gòu)成侵權(quán)的可能；在此基礎(chǔ)上，針對從屬權(quán)利要求，需要以技術(shù)特征為單位進行更為細致的判定，并且對分散在各個從屬權(quán)利要求中的多個技術(shù)特征的重新組合而可能形成的新技術(shù)方案都要進行具體的排查，這無疑增大了分析和排查的工作量和困難程度，因此需要創(chuàng)新主體和專業(yè)機構(gòu)更為緊密和深入的合作，以便于提高對潛在的侵權(quán)風(fēng)險的識別程度，從而有效降低創(chuàng)新主體在技術(shù)研發(fā)、市場推廣和商務(wù)談判等過程中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險和未來可能產(chǎn)生的訴訟成本。
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