臺州朗進縫紉機電有限公司（下稱“朗進公司”）是一家專業(yè)從事自動化縫紉機電設(shè)備制造及高精密度零配件研發(fā)制造為一體的高科技企業(yè)，其擁有發(fā)明名稱為“一種自動橡筋機”的201620180916.4號實用新型專利權(quán)（下稱“涉案專利”）。因認為浙江南邦科技有限公司（下稱“南邦公司”）和義烏市華富縫紉機配件商行（下稱“華富商行”）未經(jīng)許可制造和銷售全自動接松緊機設(shè)備的行為構(gòu)成專利侵權(quán)，朗進公司將南邦公司和華富商行訴至法院。
近日，該案迎來二審判決，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭（下稱“二審法院”）經(jīng)審理，認定南邦公司和華富商行構(gòu)成侵權(quán)，但對侵權(quán)數(shù)額的認定進行了大幅降低的調(diào)整，僅判決南邦公司和華富商行賠償朗進公司經(jīng)濟損失及合理開支共計5萬元。
最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭官方網(wǎng)站將該判決作為最新的精品裁判進行了公布，判決中對于權(quán)利人在專利行政確權(quán)程序中對權(quán)利要求的修改導(dǎo)致技術(shù)方案發(fā)生變化，以及由此引出的侵權(quán)實施者應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)賠償責(zé)任的問題進行了詳細的論述。該案既給出了新的審判思路，同時還對專利申請過程中權(quán)利要求的布局考量，以及專利侵權(quán)風(fēng)險防控工作具有重要的指導(dǎo)意義。
權(quán)利要求修改導(dǎo)致侵權(quán)賠償減少
2018年9月29日，朗進公司向?qū)幉ㄊ兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄏ路Q“一審法院”）提起訴訟，認為南邦公司和華富商行共同實施了侵害涉案專利權(quán)利要求1、2、7的行為。
2019年4月1日，案外人宋某某向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利權(quán)無效宣告請求（下稱“確權(quán)程序”），請求宣告涉案專利權(quán)利要求1-10全部無效。專利權(quán)人在確權(quán)程序中對權(quán)利要求書進行了修改，將從屬權(quán)利要求7的一個單獨的技術(shù)特征和從屬權(quán)利要求9的全部技術(shù)特征補入原權(quán)利要求1中形成新的權(quán)利要求1。
2019年6月20日，一審法院經(jīng)審理認為被控侵權(quán)技術(shù)方案落入權(quán)利要求1、2、7的保護范圍，并作出第（2018）浙02民初1956號判決（下稱“一審判決”），判令南邦公司立即停止制造、銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為；華富商行立即停止銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為；南邦公司向朗進公司賠償經(jīng)濟損失以及調(diào)查和制止侵權(quán)行為支出的合理費用合計28萬元；駁回朗進公司的其他訴訟請求。
2019年8月12日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第41362號《無效宣告請求審查決定書》（下稱“無效決定”），宣告在專利權(quán)人提交修改后的權(quán)利要求1-9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持涉案專利有效。
南邦公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，該案于2019年8月26日被立案受理。針對權(quán)利基礎(chǔ)變化的問題，南邦公司認為，在一審判決作出之前，專利權(quán)人在確權(quán)程序中對涉案專利的權(quán)利要求進行修改，修改后的權(quán)利要求的保護范圍與被上訴人在一審中主張的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍均不一致，一審判決中以原授權(quán)公告文本的權(quán)利要求1、2、7作為涉案專利的保護范圍屬于事實認定錯誤。
2021年2月25日，二審法院作出第（2019）最高法知民終369號判決書（下稱“二審判決”），判決中指出：被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案的技術(shù)特征與朗進公司在本案中主張保護的涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征均相同，既落入涉案專利權(quán)修改前的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍，又落入涉案專利權(quán)修改后的權(quán)利要求1、2、7的保護范圍；在考慮涉案專利類型、本案具體情節(jié)、朗進公司為本案所支付的合理開支以及綜合考量法律責(zé)任承擔(dān)多少的基礎(chǔ)上，改判南邦公司向朗進公司支付經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支合計5萬元。
公開換保護原則與利益平衡原則的博弈和權(quán)衡
二審判決確認了修改后的權(quán)利要求1在涉案專利的原始專利文本之中并不存在，并且確認了該維持有效的權(quán)利要求1在一審中由于朗進公司沒有主張，故未進行審理。筆者認為，對于侵權(quán)行為的認定，二審判決認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案既落入涉案專利權(quán)修改前權(quán)利要求的保護范圍，又落入涉案專利權(quán)修改后權(quán)利要求的保護范圍，因此構(gòu)成對專利權(quán)的侵害，也即裁判觀點中總結(jié)的：專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中，以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改原權(quán)利要求，修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權(quán)利要求的保護范圍，國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效。未經(jīng)許可實施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為，亦構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵害，有關(guān)侵權(quán)實施者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
筆者認為，客觀上看，雖然在被訴“侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案是否侵犯修改后的權(quán)利要求1的保護范圍”這一問題上，確實存在審級損失的情況，但本案一審判決作出在前，國家知識產(chǎn)權(quán)局對涉案專利修改后的權(quán)利要求的保護范圍作出行政決定予以確認在后，因此一審法院基于原權(quán)利基礎(chǔ)作出判決并無不當(dāng)之處。此外，本案自一審立案到二審審結(jié)，歷時近29個月，基于一審程序的認定內(nèi)容，二審法院在能夠直接認定侵權(quán)成立的情況下，直接確認了侵權(quán)行為，既避免了當(dāng)事人在訴訟過程中因為程序震蕩而產(chǎn)生的不必要訴累，同時節(jié)約了司法資源，提高了司法效益。
二審法院從當(dāng)事人存在異議的根源以及專利法立法的終極目標(biāo)等維度進行論述，同時充分考慮了專利確權(quán)程序中權(quán)利人對專利權(quán)利要求書的修改在后續(xù)專利侵權(quán)程序中可能產(chǎn)生對社會公眾不公平的情形，在專利制度中的“專利公開換保護原則”和“權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡原則”之間綜合考量，最終大幅降低了侵權(quán)賠償數(shù)額。
在筆者看來，專利確權(quán)程序中，對于權(quán)利要求書的修改增加了“權(quán)利要求的進一步限定”的方式，這既是鼓勵創(chuàng)新，保護專利權(quán)人合法權(quán)益的有益方式，也是平衡不同主體利益訴求的重要手段，具有其存在的必然性和必要性。但這樣的修改方式也客觀上增大了社會公眾對專利權(quán)保護邊界確定的難度，對發(fā)明者獲知專利信息并利用相關(guān)信息進行創(chuàng)新也是不利的。因此判決以降低侵權(quán)賠償數(shù)額的方式，減少了專利權(quán)人采用這一修改方式對權(quán)利要求公示作用價值的減損。
從屬權(quán)利要求高價值的重新考量
筆者認為，從專利新申請的角度來看，創(chuàng)新主體和專利代理人在權(quán)利要求書的整體布局和撰寫過程中，首先需要對現(xiàn)有技術(shù)進行更為精確的檢索，檢索的策略不僅要考慮整體技術(shù)方案，還要更加精準(zhǔn)地聚焦到具體技術(shù)特征，從而能夠為相關(guān)技術(shù)特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù)的確定獲得足夠的證據(jù)支撐；其次，撰寫權(quán)利要求時，對于具體技術(shù)特征在權(quán)利要求書體系中的定位要進行更為綜合的考慮，對于權(quán)利要求層次的搭建、單個從屬權(quán)利要求包含技術(shù)特征數(shù)量的多少，需要更多地將專利確權(quán)和侵權(quán)程序中的實務(wù)經(jīng)驗向申請環(huán)節(jié)進行輸出和回溯，力爭實現(xiàn)更為前瞻性的預(yù)判，從而為高價值專利的打造奠定堅實基礎(chǔ)。
從侵權(quán)風(fēng)險防控的角度來看，創(chuàng)新主體對目標(biāo)專利的穩(wěn)定性分析和針對相關(guān)產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險排查過程中，首先需要精準(zhǔn)確定獨立權(quán)利要求的穩(wěn)定性以及構(gòu)成侵權(quán)的可能；在此基礎(chǔ)上，針對從屬權(quán)利要求，需要以技術(shù)特征為單位進行更為細致的判定，并且對分散在各個從屬權(quán)利要求中的多個技術(shù)特征的重新組合而可能形成的新技術(shù)方案都要進行具體的排查，這無疑增大了分析和排查的工作量和困難程度，因此需要創(chuàng)新主體和專業(yè)機構(gòu)更為緊密和深入的合作，以便于提高對潛在的侵權(quán)風(fēng)險的識別程度，從而有效降低創(chuàng)新主體在技術(shù)研發(fā)、市場推廣和商務(wù)談判等過程中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險和未來可能產(chǎn)生的訴訟成本。
京公網(wǎng)安備 11010602007676號
