《商標(biāo)法》第五條關(guān)于共有商標(biāo)的案件審理實(shí)踐——第3156117號(hào)“BElREN-TSK及圖形”商標(biāo)駁回復(fù)審案評(píng)析

《商標(biāo)法》第五條關(guān)于共有商標(biāo)的案件審理實(shí)踐

——第3156117號(hào)“**BElREN-TSK及圖形”商標(biāo)駁回復(fù)審案評(píng)析**

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) 段曉梅

基本案情

共同申請(qǐng)人：北人集團(tuán)公司（以下稱申請(qǐng)人甲）；

福州黃晶印刷機(jī)械有限公司（以下稱申請(qǐng)人乙）。

申請(qǐng)商標(biāo) 引證商標(biāo)（申請(qǐng)人乙的商標(biāo)） 申請(qǐng)人甲的商標(biāo)

一、**當(dāng)事人主張**

共同申請(qǐng)人于2002年4月23日在第7類制版機(jī)等商品上向商標(biāo)局提出“BEIREN-TSK及圖形”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)商標(biāo)）的注冊(cè)申請(qǐng)，被商標(biāo)局駁回。

商標(biāo)局ZC3156117BH1號(hào)商標(biāo)駁回通知書認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)與福州黃晶印刷機(jī)械有限公司（即本案申請(qǐng)人乙）在類似商品上已注冊(cè)的第1414962號(hào)“TSK”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）近似。

共同申請(qǐng)人不服商標(biāo)局的駁回決定，于2003年7月15日向商評(píng)委申請(qǐng)復(fù)審。共同申請(qǐng)人復(fù)審稱，申請(qǐng)商標(biāo)是共有申請(qǐng)人共同申請(qǐng)注冊(cè)的，是兩個(gè)共同申請(qǐng)人自愿互相以自己的注冊(cè)商標(biāo)組合而成類似商品上的同一商標(biāo)。商標(biāo)局將共同申請(qǐng)人認(rèn)定為單一申請(qǐng)人，并以此錯(cuò)誤認(rèn)定為前提，引證申請(qǐng)人乙的在先商標(biāo)駁回申請(qǐng)商標(biāo)，是不適當(dāng)?shù)?，并且侵害了申?qǐng)人甲、乙作為共同申請(qǐng)人對(duì)自己商標(biāo)的處分權(quán)?！渡虡?biāo)法》第二十八條所指的“他人”應(yīng)是申請(qǐng)人之外的一切“他人”，而不應(yīng)包含申請(qǐng)人自己。請(qǐng)求澄清并認(rèn)定申請(qǐng)人甲、乙為共同申請(qǐng)人的事實(shí)，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)準(zhǔn)予初步審定。

二、**商評(píng)委審理與裁定**

商評(píng)委經(jīng)審理查明，1、申請(qǐng)人甲于2001年12月26日在第7類制版機(jī)等商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)了第1689741號(hào)“北人BEIREN及圖形”商標(biāo)；申請(qǐng)人乙于2000年6月28日在第7類制版機(jī)等商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)了第1414962號(hào)“TSK及圖形”商標(biāo)，即本案引證商標(biāo)。2、申請(qǐng)人甲、乙于2001年11月22日簽訂《合作合同》，其中第二條就商標(biāo)事宜的共同約定為：“雙方積極申報(bào)注冊(cè)‘北人’和‘TSK’組合商標(biāo)”，“組合商標(biāo)批準(zhǔn)注冊(cè)后，”“改用組合商標(biāo)。組合商標(biāo)的所有權(quán)甲、乙雙方共同擁有”。3、本案申請(qǐng)商標(biāo)由申請(qǐng)人甲、乙于2002年4月23日共同向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，商標(biāo)局2002年12月23日發(fā)出的第ZC3156117SL號(hào)《注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書》，申請(qǐng)人為“北人集團(tuán)公司等共同申請(qǐng)人”。

根據(jù)上述事實(shí)，經(jīng)合議組評(píng)議，商評(píng)委認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第五條所指的共有商標(biāo)，共有商標(biāo)的基本特點(diǎn)是共同注冊(cè)人“共同享有和行使該商標(biāo)專有權(quán)”。本案申請(qǐng)商標(biāo)為申請(qǐng)人甲、乙在先商標(biāo)的組合，由申請(qǐng)人甲、乙共同享有專有權(quán)，雖然申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)存在近似之處，但基于共有商標(biāo)的特點(diǎn)和申請(qǐng)人甲、乙自愿的共同意思表示，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)并不存在權(quán)利沖突。申請(qǐng)商標(biāo)可以初步審定。

評(píng)析

《商標(biāo)法》第五條規(guī)定："兩個(gè)以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)同一商標(biāo)，共同享有和行使該商標(biāo)專用權(quán)"。該條規(guī)定是《商標(biāo)法》2001年10月27日修改時(shí)的新增條款。商評(píng)委于2004年10月20 日作出本案復(fù)審決定，是關(guān)于共有商標(biāo)的首例駁回復(fù)審決定。在作出本案復(fù)審決定前，先后經(jīng)歷了兩次委務(wù)會(huì)的討論和一次專家咨詢會(huì)的研討，對(duì)“共有商標(biāo)”這一新概念的特殊性問題進(jìn)行了深入的分析研究。

一、共有商標(biāo)

（一）共有商標(biāo)的特征

共有商標(biāo)權(quán)的重要特征是其主體的復(fù)數(shù)性和其權(quán)利的單一性，即是數(shù)人對(duì)同一商標(biāo)的權(quán)利共有。共有商標(biāo)的所有人是兩個(gè)以上的多數(shù)，可以是自然人、法人、其他組織或各種主體之間的自由組合。 （二）共有商標(biāo)的取得

共有商標(biāo)的取得基于多個(gè)主體的共同行為。從法律條文的字面意義上看，共有商標(biāo)的取得基于多個(gè)主體的共同申請(qǐng)注冊(cè)行為。但由此認(rèn)為共有商標(biāo)只能通過申請(qǐng)注冊(cè)而原始取得是不恰當(dāng)?shù)模部梢园ɡ^受取得，即以轉(zhuǎn)讓、繼承、承繼等方式實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)的共有。

公司分立、公司合并、共同投資、財(cái)產(chǎn)繼承、個(gè)人合伙等情形均可能導(dǎo)致共有商標(biāo)的出現(xiàn)。本案中，申請(qǐng)人甲是中國(guó)公司，申請(qǐng)人乙是日資企業(yè)。2001年11月22日，兩家公司在結(jié)成的OEM戰(zhàn)略聯(lián)盟中約定：在現(xiàn)有條件下，申請(qǐng)人乙生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照《商標(biāo)使用許可合同》約定，使用申請(qǐng)人甲的商標(biāo)。在此期間，雙方積極申報(bào)注冊(cè)組合商標(biāo)（即本案申請(qǐng)商標(biāo)）。組合商標(biāo)批準(zhǔn)注冊(cè)后，終止《商標(biāo)使用許可合同》，改用組合商標(biāo)；組合商標(biāo)的所有權(quán)歸申請(qǐng)人甲、乙共同擁有。上述約定，明確體現(xiàn)了共同申請(qǐng)人有共同申請(qǐng)行為并愿意成為共有商標(biāo)權(quán)人的意思表示。

對(duì)于共同申請(qǐng)需要具備的形式要件，雖有個(gè)別專家學(xué)者認(rèn)為，共同申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)提供共有協(xié)議，但大多數(shù)專家都認(rèn)為，商標(biāo)申請(qǐng)書上的共同簽字或蓋章就是當(dāng)事人的合意，不應(yīng)再要求當(dāng)事人提供共有協(xié)議，商標(biāo)注冊(cè)審查機(jī)關(guān)對(duì)簽字和蓋章也只需盡一般的形式審查義務(wù)即可。

對(duì)共同申請(qǐng)不能做機(jī)械理解，共同申請(qǐng)可以是親自申請(qǐng)，也可以是代表人申請(qǐng)，既可以是各共同申請(qǐng)人共同親自參加共有商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，也可以是數(shù)個(gè)共同申請(qǐng)人共同授權(quán)共同申請(qǐng)人之一人或數(shù)人代表各共同申請(qǐng)人代為申請(qǐng)?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》第十六條和《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第九條都對(duì)代表人的產(chǎn)生方式、行為效力作出規(guī)定及限制。本案中，商標(biāo)局駁回通知寄送給申請(qǐng)人甲，并不意味著只認(rèn)定申請(qǐng)人甲為單一申請(qǐng)人，而是以申請(qǐng)書中順序排列的第一人為代表人，由該代表人代表共同申請(qǐng)人與商標(biāo)局溝通，商標(biāo)局向代表人發(fā)送駁回通知書，就視為已向所有共同申請(qǐng)人發(fā)送。

（三）共有商標(biāo)權(quán)的性質(zhì)

“共有”是財(cái)產(chǎn)權(quán)享有的一種較為普遍的形式，但在商標(biāo)領(lǐng)域中，更強(qiáng)調(diào)商標(biāo)權(quán)的專有。“共有”的概念來(lái)源于物權(quán)法，“共有商標(biāo)”借用了物權(quán)法的概念。

在物權(quán)法中，共有分為按份共有和共同共有。按份共有，是指數(shù)人對(duì)同一財(cái)產(chǎn)按各自確定的份額共同享有所有權(quán)的共有形態(tài)，《民法通則》規(guī)定“按份共有人按照各自份額，對(duì)共有財(cái)產(chǎn)分享權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。”按份共有人各自享有的份額，可以是均等的，也可以是不均等的。共同共有，是指兩個(gè)以上的權(quán)利主體，對(duì)同一財(cái)產(chǎn)不分份額地共同享有同一所有權(quán)，《民法通則》規(guī)定“共同共有人對(duì)共有財(cái)產(chǎn)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。”

在法律適用上，商標(biāo)權(quán)的共有究竟為按份共有抑或共同共有？一般認(rèn)為，應(yīng)為共同共有為。共同共有的各商標(biāo)權(quán)人對(duì)其共有的商標(biāo)平等地享有不可分割的權(quán)利，作為客體的共有商標(biāo)并沒有被劃分為若干份額時(shí)，共有商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)視為共同共有。同時(shí)，商標(biāo)權(quán)在取得和轉(zhuǎn)讓上受到法律的限制，因此具有共同共有的性質(zhì)。當(dāng)然，在當(dāng)事人有特別約定時(shí)，各共有人也可以按份共有同一商標(biāo)。商標(biāo)權(quán)畢竟是一種私權(quán)，應(yīng)尊重當(dāng)事人的特別約定，但按份共有也應(yīng)以共有商標(biāo)權(quán)具有可分割性為條件。

由于本案申請(qǐng)商標(biāo)是申請(qǐng)人甲、乙的組合，而引證商標(biāo)正是申請(qǐng)人乙的商標(biāo)。因此，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否存在權(quán)利沖突，就涉及到申請(qǐng)商標(biāo)的共有屬于共同共有還是按份共有的問題。若為按份共有，則不能排除權(quán)利沖突的可能性。但在本案中，基于申請(qǐng)人甲、乙自愿的共同意思表示，申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)為共同共有，因此，申請(qǐng)商標(biāo)與共同注冊(cè)人一方的在先商標(biāo)近似，對(duì)共同注冊(cè)人各方的權(quán)利均不存在損害。

在委務(wù)會(huì)討論過程中，有觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)法除保護(hù)商標(biāo)權(quán)人利益外，還肩負(fù)保護(hù)消費(fèi)者利益的使命，而商標(biāo)共有可能引起普通消費(fèi)者混淆商品的出處或者誤認(rèn)商品的質(zhì)量。因此，必須對(duì)共有商標(biāo)的使用作出限制。《巴黎公約》規(guī)定對(duì)共有商標(biāo)予以注冊(cè)和保護(hù)，也以“其使用不會(huì)使公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，且不違反社會(huì)公眾利益”為條件。但就本案而言，共有商標(biāo)標(biāo)識(shí)的商品來(lái)源可以是共同申請(qǐng)人中的任一方，而在先商標(biāo)標(biāo)識(shí)的商品來(lái)源是共同申請(qǐng)人其中一方，因此，盡管共有商標(biāo)與共同申請(qǐng)人之一的在先商標(biāo)近似，但客觀市場(chǎng)效果是使得消費(fèi)者認(rèn)為商品來(lái)源于共同申請(qǐng)人中的任一方或共同申請(qǐng)人其中一方，對(duì)于區(qū)分商品來(lái)源、在先商標(biāo)權(quán)人的市場(chǎng)成果、消費(fèi)者的利益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序等各方面似乎都難謂有何損害。

（四）共有商標(biāo)權(quán)的行使和處分

共有商標(biāo)的所有人共同享有和行使商標(biāo)專用權(quán)。商標(biāo)專用權(quán)包括占有、使用、收益和處分的權(quán)利。共有商標(biāo)的所有人在行使這些權(quán)利時(shí)應(yīng)該共同進(jìn)行。

1、共同使用

共有商標(biāo)權(quán)可由共有商標(biāo)權(quán)人共同使用，也可以由其各自使用，但各自使用時(shí)不得妨礙其他權(quán)利人對(duì)該共有商標(biāo)的使用。

2、共同處分

共有商標(biāo)權(quán)人享有對(duì)其共有商標(biāo)權(quán)的處分權(quán)，包括轉(zhuǎn)讓和放棄。轉(zhuǎn)讓共有商標(biāo)權(quán)的應(yīng)當(dāng)取得共有人的一致同意。放棄其共有商標(biāo)權(quán)的，其放棄部分由其他共有商標(biāo)權(quán)人共同享有。

在委務(wù)會(huì)討論過程中，有觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)行商標(biāo)法僅僅提出了共有商標(biāo)的概念，但對(duì)相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)并未作出相應(yīng)的規(guī)定。因此，申請(qǐng)商標(biāo)若在獲準(zhǔn)注冊(cè)后，發(fā)生轉(zhuǎn)讓、分割、許可使用、質(zhì)押等后續(xù)變化，對(duì)共同申請(qǐng)人其中一方或消費(fèi)者利益，恐將產(chǎn)生影響。但如上所述，共有商標(biāo)意味著共同申請(qǐng)、共同享有、共同使用、共同處分，參照《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行<中國(guó)人民共和國(guó)民法通則>若干問題的意見》的規(guī)定，“共同共有人對(duì)共有財(cái)產(chǎn)享有共同的權(quán)利，承擔(dān)共同的義務(wù)。在共同關(guān)系存續(xù)期間，部分共有人擅自處分共有財(cái)產(chǎn)的，一般認(rèn)定無(wú)效”，共有商標(biāo)權(quán)人其中一方若未經(jīng)其他共有人同意擅自處分共有商標(biāo)權(quán)的，其行為無(wú)效。因此，雖然存在著本案共有商標(biāo)轉(zhuǎn)讓他人從而與引證商標(biāo)又形成新的權(quán)利沖突的可能性，但現(xiàn)實(shí)中，這種轉(zhuǎn)讓行為似乎不可能獲得共有申請(qǐng)人之一即引證商標(biāo)所有人的同意（另有商標(biāo)共存協(xié)議的情形除外）。

二、商標(biāo)共有與商標(biāo)共存

（一）商標(biāo)共有與商標(biāo)共存的關(guān)系

商標(biāo)共有，可以解決數(shù)個(gè)企業(yè)同時(shí)使用同一商標(biāo)或者近似商標(biāo)的問題，解決這一問題，還有一種路徑是商標(biāo)共存。所謂商標(biāo)共存是指當(dāng)數(shù)個(gè)企業(yè)對(duì)某個(gè)相同商標(biāo)或者近似商標(biāo)都享有正當(dāng)?shù)臋?quán)益時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)以實(shí)際使用情況、客觀市場(chǎng)效果、歷史原因等事實(shí)為依據(jù)，依法或者接受當(dāng)事人之間的共存協(xié)議，在商標(biāo)的使用范圍、地域、方式等方面附加一定條件限制的情況下分別核準(zhǔn)其注冊(cè)。美國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)都接受商標(biāo)共存協(xié)議。

商標(biāo)共有與商標(biāo)共存的共同點(diǎn)在于數(shù)個(gè)企業(yè)同時(shí)合法使用同一商標(biāo)，不同點(diǎn)則在于：其一，商標(biāo)共有中商標(biāo)權(quán)利只有一個(gè)，多個(gè)主體對(duì)同一商標(biāo)的權(quán)利共有；而商標(biāo)共存中商標(biāo)權(quán)利是多個(gè)，是多個(gè)主體分別享有各自的商標(biāo)權(quán)利，這多個(gè)權(quán)利彼此共存。其二，商標(biāo)共有中權(quán)利人該商標(biāo)共同享有和行使專用權(quán)；而商標(biāo)共存意味著各個(gè)商標(biāo)的權(quán)利人分別享有和行使商標(biāo)專用權(quán)。其三，商標(biāo)共有并不需要對(duì)使用商品或者服務(wù)的范圍、使用地域附加條件限制，共同注冊(cè)人可以同時(shí)出現(xiàn)在共有商標(biāo)使用的任何場(chǎng)合；而商標(biāo)共存往往需要在商品或者服務(wù)的范圍、使用地域或者使用方式上各自受到一定的限制或存在實(shí)際差別，各個(gè)商標(biāo)的權(quán)利人一般不可能或不允許同時(shí)出現(xiàn)在同一場(chǎng)合。

本案中，有觀點(diǎn)認(rèn)為，為解決申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，可以要求申請(qǐng)人乙與申請(qǐng)人甲、乙組成的共同申請(qǐng)人簽訂共存協(xié)議。但如上所述，商標(biāo)共有與商標(biāo)共存是不同的兩個(gè)概念，應(yīng)當(dāng)尊重共同申請(qǐng)人有共同申請(qǐng)行為并愿意成為共有商標(biāo)權(quán)人的意思表示，尊重法律規(guī)定和共同申請(qǐng)人正當(dāng)?shù)臋?quán)利要求。同時(shí)，即便以商標(biāo)共存的思路處理本案，申請(qǐng)人乙作為共同申請(qǐng)人之一提出復(fù)審，這一法律行為本身就足以表明申請(qǐng)人乙作為在先引證商標(biāo)的權(quán)利人，同意申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)共存。

（二）商評(píng)委在案件審理實(shí)踐中有條件地接受共存協(xié)議

商評(píng)委2007年第24次委務(wù)會(huì)對(duì)駁回復(fù)審案件中的“共存協(xié)議”問題，經(jīng)研究原則上承認(rèn)共存協(xié)議的有效性，商評(píng)委認(rèn)為：

一方面，申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)之間是否存在沖突主要是私權(quán)糾紛，在駁回復(fù)審案件中如果申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人達(dá)成共存協(xié)議，則可以視為已經(jīng)消除了當(dāng)事人之間的權(quán)利沖突。因此，對(duì)當(dāng)事人之間的共存協(xié)議完全不予考慮，不盡合理。

但是另一方面，保護(hù)消費(fèi)者利益是《商標(biāo)法》第二十八條的立法目的之一，也是我國(guó)《商標(biāo)法》的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時(shí)還應(yīng)考慮雙方商標(biāo)整體上是否能夠?yàn)橄M(fèi)者區(qū)分，共存是否容易造成消費(fèi)者混淆。

為此，需要綜合考慮下列兩方面因素：

第一，雙方商標(biāo)使用商品的類似程度、雙方商標(biāo)的近似程度。如果雙方商標(biāo)使用商品雖然在《類似商品或者服務(wù)區(qū)分表》的同一類似群組但類似程度較低，雙方商標(biāo)在整體上能夠?yàn)橄M(fèi)者所區(qū)分的，可以允許共存。

第二，雙方商標(biāo)的知名度。如果引證商標(biāo)知名度較高，核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)和使用容易造成消費(fèi)者混淆的，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。如果申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)實(shí)際使用并且具有一定知名度，該商標(biāo)與引證商標(biāo)雖然存在近似之處，但消費(fèi)者能夠?qū)⑵渑c引證商標(biāo)相區(qū)分的，可以核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。

三、**綜合評(píng)述**

共有商標(biāo)制度是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的民事主體就同一商標(biāo)共同享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的制度。在涉及共有商標(biāo)的商標(biāo)評(píng)審案件審理實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)尊重共同申請(qǐng)人“享有共同的權(quán)利，承擔(dān)共同的義務(wù)”的意愿，尊重共同申請(qǐng)人自愿的正當(dāng)?shù)臋?quán)利主張，尊重商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性，尊重共有商標(biāo)“共同申請(qǐng)、共同享有、共同使用、共同處分”的權(quán)利特征。