《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的理解與適用——第1127045號(hào)“Haupt”商標(biāo)爭(zhēng)議案評(píng)析

** 《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的理解與適用**

　　　　　　　　 ——第1127045號(hào)“Haupt”商標(biāo)爭(zhēng)議案評(píng)析

　　　　　　　　　　　 汪 澤

《商標(biāo)法》第四十一條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”能否用于保護(hù)私權(quán)及其適用條件，是長(zhǎng)期困擾商標(biāo)確權(quán)行政執(zhí)法和相應(yīng)司法審查的疑難問(wèn)題之一。自2001年《商標(biāo)法》實(shí)施后，國(guó)家工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下稱“商評(píng)委”）在多次專家論證會(huì)的基礎(chǔ)上制定了相應(yīng)的審理標(biāo)準(zhǔn)。本文在闡明本款立法淵源、目的和含義的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體案例對(duì)本款的適用條件進(jìn)行了分析。

基本案情

申請(qǐng)人：金豐利超硬刃具（深圳）有限公司

　 被申請(qǐng)人：深圳市輝銳實(shí)業(yè)有限公司

爭(zhēng)議商標(biāo)：第1127045號(hào)“Haupt”商標(biāo)

（一）當(dāng)事人主張

　 申請(qǐng)人的主要理由：一、申請(qǐng)人于1991年3月注冊(cè)成立，專業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)合金圓鋸片產(chǎn)品，在全國(guó)各大城市均有辦事處，代理銷(xiāo)售申請(qǐng)人生產(chǎn)的Haupt商標(biāo)鋸片。產(chǎn)品銷(xiāo)售在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有相當(dāng)大的比例，受到廣大消費(fèi)者的好評(píng)。申請(qǐng)人自1991年成立以來(lái)一直使用了Haupt商標(biāo)，被申請(qǐng)人的法人代表、總經(jīng)理趙莉自1991年至1993年3月任申請(qǐng)人的報(bào)關(guān)員兼出納員。趙莉明知申請(qǐng)人生產(chǎn)的Haupt商標(biāo)的鋸片，其于96年10月占股80%登記注冊(cè)被申請(qǐng)人，并于同年11月即以申請(qǐng)人使用多年并信譽(yù)卓著的Haupt商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在與申請(qǐng)人相同的產(chǎn)品上。二、被申請(qǐng)人的行為屬于以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的行為。被申請(qǐng)人的法人代表趙莉在完全了解這些事實(shí)的情況下，在離開(kāi)申請(qǐng)人之后，搶先在與申請(qǐng)人相同產(chǎn)品上申請(qǐng)注冊(cè)Haupt商標(biāo)，意圖利用申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t掠奪申請(qǐng)人多年經(jīng)營(yíng)成果，也即掠奪申請(qǐng)人商標(biāo)信譽(yù)價(jià)值。其行為在客觀上對(duì)申請(qǐng)人造成嚴(yán)重?fù)p害。該行為違背我國(guó)民法通則的誠(chéng)實(shí)信用原則。

　 被申請(qǐng)人答辯的主要理由：一、1991年3月，長(zhǎng)春工業(yè)刀片總廠與香港金田木業(yè)機(jī)械有限公司合資成立了深圳金豐利公司。由于港方?jīng)]有銷(xiāo)售能力，資金不到位，深圳金豐利公司虧損幾十萬(wàn)于95年初解體。申請(qǐng)人的產(chǎn)量、市場(chǎng)、信譽(yù)等之詞實(shí)屬無(wú)稽之談。二、申請(qǐng)人提出被申請(qǐng)人的行為屬于不正當(dāng)手段取得注冊(cè)行為實(shí)屬誣陷。首先，申請(qǐng)人在被申請(qǐng)人提出注冊(cè)前根本沒(méi)有多少新鋸片生產(chǎn)量，更談不上產(chǎn)品信譽(yù)，當(dāng)時(shí)申請(qǐng)人亦屬剛起步階段。其次，Haupt商標(biāo)92年底才設(shè)計(jì)出來(lái)，申請(qǐng)人稱91年成立以來(lái)一直使用Haupt商標(biāo)純屬謊言。三、從歷史客觀事實(shí)講，被申請(qǐng)人的代表是其原金豐利公司報(bào)關(guān)員兼出納員，但這并不能依此推論該商標(biāo)即為搶注，具體要看事實(shí)，該商標(biāo)雖然使用在先，但數(shù)量有限，既不存在馳名又不存在知名，申請(qǐng)人沒(méi)有一個(gè)解體前的見(jiàn)證人，對(duì)當(dāng)時(shí)的歷史一點(diǎn)也不知情，而答辯人的代表才是原金豐利公司成立伊始的見(jiàn)證人，對(duì)于公司設(shè)立初期——演變——解體及公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況是最有發(fā)言權(quán)的。

　 （二）商評(píng)委審理與裁定

　 商評(píng)委經(jīng)審理查明，一、爭(zhēng)議商標(biāo)系由被申請(qǐng)人深圳市輝銳實(shí)業(yè)有限公司于1996年11月18日向商標(biāo)局提出申請(qǐng)，于1997年11月14日獲準(zhǔn)注冊(cè)，指定使用商品為第7類(lèi)的鋸片（機(jī)器零件）等，注冊(cè)號(hào)為1127045。

　 二、被申請(qǐng)人的有關(guān)申請(qǐng)人成立時(shí)間、爭(zhēng)議商標(biāo)“Haupt”設(shè)計(jì)時(shí)間及使用情況等答辯意見(jiàn)表明，其一，被申請(qǐng)人的法定代表人趙莉曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)申請(qǐng)人的工作人員，職務(wù)是報(bào)關(guān)員兼出納員。其二，“Haupt”是申請(qǐng)人在先設(shè)計(jì)、使用的商標(biāo)。其三、被申請(qǐng)人的法定代表人趙莉?qū)τ谏暾?qǐng)人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況非常清楚，“是最有發(fā)言權(quán)的”，其對(duì)于“Haupt”商標(biāo)的設(shè)計(jì)、使用情況是明知的。鑒于被申請(qǐng)人在答辯意見(jiàn)中客觀上承認(rèn)了對(duì)其不利的案件事實(shí)，我委予以確認(rèn)。

　 商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為，被申請(qǐng)人的法定代表人曾經(jīng)是申請(qǐng)人的工作人員，在離開(kāi)申請(qǐng)人后設(shè)立了生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品——硬質(zhì)合金圓鋸片的被申請(qǐng)人，其在明知“Haupt”是申請(qǐng)人在先設(shè)計(jì)、使用的商標(biāo)的情況下，卻在鋸片（機(jī)器零件）等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“Haupt”商標(biāo)，被申請(qǐng)人的行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，屬于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十一條第一款、第四十三條之規(guī)定，我委裁定：申請(qǐng)人對(duì)被申請(qǐng)人注冊(cè)的第1127045號(hào)“Haupt”商標(biāo)所提爭(zhēng)議理由成立，該商標(biāo)注冊(cè)予以撤銷(xiāo)。

（爭(zhēng)議商標(biāo)）

評(píng)析

本案的焦點(diǎn)問(wèn)題是：“Haupt”商標(biāo)系申請(qǐng)人在先使用的商標(biāo)，但不符合《商標(biāo)法》第13條的未注冊(cè)馳名商標(biāo)和第31條具有一定影響商標(biāo)的條件，被申請(qǐng)人明知申請(qǐng)人在先使用該商標(biāo)而予以申請(qǐng)注冊(cè)。對(duì)于此類(lèi)申請(qǐng)注冊(cè)行為，能否適用《商標(biāo)法》第41條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的規(guī)定予以制止。

一、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的理解

《商標(biāo)法》第四十一條第一款源自1993年《商標(biāo)法》第二十七條和《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第二十五條。1993年商標(biāo)法修改時(shí)，國(guó)務(wù)院《關(guān)于<中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修正案（草案）>的說(shuō)明》明確指出，目前在注冊(cè)商標(biāo)管理工作中碰到的一個(gè)問(wèn)題是，某些人弄虛作假騙取商標(biāo)注冊(cè)，還有的人以不正當(dāng)手段將他人長(zhǎng)期使用并具有一定信譽(yù)的商標(biāo)搶先注冊(cè)，謀取非法利益?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》對(duì)這種欺騙性注冊(cè)的問(wèn)題缺乏相應(yīng)的規(guī)定。針對(duì)這一情況，參照一些國(guó)家的做法，草案增加一款：“用欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)”，即1993年《商標(biāo)法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)該條規(guī)定，“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”是撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)的事由之一。按照1993年《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第二十五條規(guī)定，《商標(biāo)法》第二十七條行為系指：（1）虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)真相或者偽造申請(qǐng)書(shū)件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊(cè)的；（2）違反誠(chéng)實(shí)信用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的；（3）未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的；（4）侵犯他人合法的在先權(quán)利進(jìn)行注冊(cè)的；（5）以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的?！渡虡?biāo)法實(shí)施細(xì)則》在列舉四種不正當(dāng)注冊(cè)行為之外，規(guī)定了第（5）項(xiàng)作為兜底性條款。其中，第（1）項(xiàng)是對(duì)“欺騙手段”的解釋，目的在于維護(hù)正常的注冊(cè)秩序；第（2）項(xiàng)至第（5）項(xiàng)是對(duì)“以其他不正當(dāng)手段”的解釋，主要目的在于保護(hù)私權(quán)。由此可見(jiàn)，1993年《商標(biāo)法》第二十七條“以欺騙手段和其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”規(guī)定的立法本意是既禁止欺騙商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)的注冊(cè)，也禁止侵害他人權(quán)益的不正當(dāng)注冊(cè)。2001年商標(biāo)法修訂時(shí)，將《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第二十五條的第（2）項(xiàng)分解為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條保護(hù)馳名商標(biāo)和第三十一條保護(hù)在先使用并有一定影響的商標(biāo)；將第（3）項(xiàng)修改為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條禁止代理人或者代表人搶注商標(biāo)所有人的商標(biāo)；將第（4）項(xiàng)修改為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十一條禁止侵害他人合法在先權(quán)利；由于第（1）項(xiàng)是對(duì)“欺騙手段”的解釋，沒(méi)有單列?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條第一款雖然沿用了1993年《商標(biāo)法》第二十七條的規(guī)定，但缺少了《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第二十五條第（5）項(xiàng)的兜底性條款。而且，現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條第一款將“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”與違反《商標(biāo)法》第十條、第十一條、第十二條、欺騙手段等絕對(duì)性理由并列，且以第二款和第三款規(guī)定了侵害特定權(quán)利人權(quán)益的相對(duì)性理由，從字面和邏輯關(guān)系上理解，本款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”保護(hù)的是公共利益和注冊(cè)秩序，不能用于保護(hù)相對(duì)人的權(quán)益。從字面和邏輯關(guān)系上理解，本條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”保護(hù)的是公共利益和注冊(cè)秩序，不能用于保護(hù)相對(duì)人的權(quán)益。由此造成現(xiàn)行《商標(biāo)法》難以制止其第十三條、第十五條、第三十一條規(guī)定以外的其他不正當(dāng)注冊(cè)行為。

鑒于此，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)曾多次召開(kāi)專家咨詢會(huì)進(jìn)行研究，研究后認(rèn)為：從《商標(biāo)法》的立法宗旨出發(fā)，考慮到前述該項(xiàng)法律條款的沿革。同時(shí)，鑒于實(shí)踐中出現(xiàn)了難以適用現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條予以制止的不正當(dāng)注冊(cè)行為，只能尋求適用第四十一條第一款的規(guī)定。如果一律不適用該條款，既不符合立法本意，也不利于制止惡意明顯的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。在適用法律時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用《商標(biāo)法》的其他條款，只有違反誠(chéng)信原則、惡意證據(jù)充分而《商標(biāo)法》的其他條款難以調(diào)整的不正當(dāng)注冊(cè)行為，才考慮適用該條款，而且應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎使用，嚴(yán)格把握適用要件。[1]商評(píng)委根據(jù)立法本意和評(píng)審實(shí)踐，在《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》中將本款“其他不正當(dāng)注冊(cè)行為”界定為“基于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊(cè)的行為”，即“在《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)，其行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以撤銷(xiāo)”。

就本案而言，申請(qǐng)人基于其在先使用“Haupt”商標(biāo)提出爭(zhēng)議，但所舉證據(jù)不足以證明其“Haupt”商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第一款規(guī)定的“未注冊(cè)的馳名商標(biāo)”，或者第三十一條規(guī)定的“在先使用并具有一定影響”的商標(biāo)，顯然無(wú)法適用上述條款。但是，申請(qǐng)人如能證明，被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)“Haupt”違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，符合《商標(biāo)法》第四十一條第一款的適用條件，則應(yīng)當(dāng)予以制止。

二、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的適用條件[2]

（一）申請(qǐng)人引證商標(biāo)已經(jīng)在中國(guó)在先使用

我國(guó)《商標(biāo)法》以商標(biāo)權(quán)注冊(cè)取得和申請(qǐng)?jiān)谙葹樵瓌t，以使用在先為補(bǔ)充。根據(jù)《巴黎公約》有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)地域性原則的規(guī)定，除馳名商標(biāo)外，對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)實(shí)行地域性原則。因此，對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)當(dāng)受到地域性原則的限制，否則會(huì)形成對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)程度高于注冊(cè)商標(biāo)的局面?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》將為“他人在先在中國(guó)使用”作為本款適用條件之一，符合《巴黎公約》和我國(guó)《商標(biāo)法》的立法精神。所謂在先使用，是指在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前，他人已經(jīng)在中國(guó)使用其商標(biāo)。與《商標(biāo)法》第十三條第一款和第三十一條不同的是，本款對(duì)在先使用沒(méi)有“馳名”或者“有一定影響”的要求，只要構(gòu)成在先使用即可。

本案中，申請(qǐng)人的“Haupt”商標(biāo)最遲于1992年就設(shè)計(jì)出來(lái)，并開(kāi)始在我國(guó)投入商業(yè)使用。爭(zhēng)議商標(biāo)“Haupt”的注冊(cè)申請(qǐng)日為1996年11月18日，明顯晚于申請(qǐng)人商標(biāo)的設(shè)計(jì)和使用時(shí)間。因此，申請(qǐng)人的使用構(gòu)成在先使用。

（二）爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人引證商標(biāo)使用商品屬于同一種或者類(lèi)似商品

首先，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十一條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)及于商品的范圍以核定使用的商品為限，根據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第二十九條、第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請(qǐng)商標(biāo)的禁用權(quán)以同一種或者類(lèi)似商品為限，對(duì)未注冊(cè)在先使用商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)與注冊(cè)商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請(qǐng)商標(biāo)保持一致。其次，《商標(biāo)法》第十三條第一款對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)、第十五條對(duì)被代理人或者被代表人商標(biāo)的保護(hù)、第三十一條對(duì)在先使用并具有一定影響商標(biāo)的保護(hù)，都以商品相同或者類(lèi)似為條件，本款的適用范圍原則上應(yīng)該與上述條款保持一致。故《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，“對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)范圍原則上限于與該商標(biāo)所使用商品或者服務(wù)相同或者類(lèi)似的商品或者服務(wù)上”。本案中，申請(qǐng)人商標(biāo)“Haupt”在先使用在鋸片等商品上，爭(zhēng)議商標(biāo)“Haupt”核定使用商品也是鋸片（機(jī)器零件）等，屬于同一種或者類(lèi)似商品。

然而在評(píng)審實(shí)踐的有些案件中，依據(jù)《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》關(guān)于類(lèi)似商品的劃分或者通常的類(lèi)似商品判定標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)議商標(biāo)使用商品與他人在先使用商標(biāo)所使用的商品未構(gòu)成相同或者類(lèi)似商品，但客觀上具有密切的關(guān)聯(lián)性，嚴(yán)格執(zhí)行《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》，往往會(huì)形成相同或者類(lèi)似商品上的注冊(cè)被撤銷(xiāo)，其他關(guān)聯(lián)商品上的注冊(cè)被維持的局面。這對(duì)在先使用商標(biāo)所有人有失公平，也不利于完全制止不正當(dāng)注冊(cè)行為。對(duì)于此類(lèi)案件，可以綜合考慮在先商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性、爭(zhēng)議商標(biāo)與在先商標(biāo)使用商品的關(guān)聯(lián)程度，如果使用商品關(guān)聯(lián)程度高，爭(zhēng)議商標(biāo)容易造成消費(fèi)者混淆的，可以不局限于《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》的劃分，將雙方商標(biāo)使用商品判定類(lèi)似商品。這樣既可以有效制止不正當(dāng)注冊(cè)行為，也可以避免打破法條適用上的平衡。

（三）爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人引證商標(biāo)相同或者近似

《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》將“不正當(dāng)手段”定義為“確有充分證據(jù)證明系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)”，將“在先使用”界定為“在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前，他人已經(jīng)在中國(guó)使用該商標(biāo)”。僅從字面含義解釋，這種規(guī)定要求系爭(zhēng)商標(biāo)是他人在先使用的商標(biāo)，換言之，要求爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人引證商標(biāo)相同。但是，爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人引證商標(biāo)構(gòu)成近似的，勢(shì)必會(huì)妨礙申請(qǐng)人引證商標(biāo)的注冊(cè)和使用，也容易在市場(chǎng)上造成混淆，依法應(yīng)予制止，評(píng)審實(shí)踐在適用本款時(shí)也是如此掌握的。本案中，爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人引證商標(biāo)構(gòu)成相同商標(biāo)。

（四）被申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知申請(qǐng)人引證商標(biāo)存在

本款中“不正當(dāng)”，是指被申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知申請(qǐng)人引證的在先使用商標(biāo)，出于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的而申請(qǐng)注冊(cè)相同或者近似商標(biāo)。判定被申請(qǐng)人是否明知或者應(yīng)知，可以綜合考慮下列因素：（1）被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人曾有貿(mào)易往來(lái)或者合作關(guān)系；（2）被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人共處相同地域或者雙方的商品或者服務(wù)有相同的銷(xiāo)售渠道和范圍；（3）被申請(qǐng)人曾與申請(qǐng)人發(fā)生過(guò)涉及爭(zhēng)議商標(biāo)的其他糾紛；（4）被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人存在內(nèi)部人員往來(lái)關(guān)系；（5）爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)后，被申請(qǐng)人出于牟取不正當(dāng)利益的目的，脅迫申請(qǐng)人與其進(jìn)行貿(mào)易合作的，或者索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金；（6）引證商標(biāo)具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性；（7）其他可以認(rèn)定為明知或者應(yīng)知的情形。

本案中，被申請(qǐng)人的法定代表人趙莉曾任申請(qǐng)人的出納員，知曉申請(qǐng)人的商標(biāo)設(shè)計(jì)等情況，構(gòu)成上述所列第（4）中情形，即被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人存在內(nèi)部人員往來(lái)關(guān)系。而且，本案申請(qǐng)人商標(biāo)“Haupt”的字母經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)，表現(xiàn)形式具有一定的獨(dú)創(chuàng)性。因此，可以認(rèn)定被申請(qǐng)人明知申請(qǐng)人在先使用“Haupt”商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則。

三、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的適用時(shí)限

由于本款主要適用于保護(hù)公共利益和注冊(cè)秩序，沒(méi)有規(guī)定時(shí)限。將本款解釋適用于保護(hù)他人在先的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)與本條第二款、第三款一致，規(guī)定相應(yīng)的時(shí)限?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，本款的適用時(shí)限參照本條第二款有關(guān)時(shí)限的規(guī)定，即在先商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人認(rèn)為注冊(cè)商標(biāo)屬于本款規(guī)定情形而請(qǐng)求撤銷(xiāo)的，應(yīng)當(dāng)自該商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)向商評(píng)委提出。這是督促當(dāng)事人及時(shí)主張權(quán)利、維護(hù)商標(biāo)法律關(guān)系穩(wěn)定性的需要。[3]

本案爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間是1997年11月14日，申請(qǐng)人于1998年1月20日提出爭(zhēng)議撤銷(xiāo)注冊(cè)不當(dāng)申請(qǐng)。由于當(dāng)時(shí)的《商標(biāo)法》及其《實(shí)施細(xì)則》對(duì)撤銷(xiāo)注冊(cè)不當(dāng)申請(qǐng)沒(méi)有規(guī)定時(shí)限，故本案不涉及時(shí)限問(wèn)題。

四、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的修改與完善

由于現(xiàn)行《商標(biāo)法》缺乏制止不正當(dāng)注冊(cè)的兜底性條款，而第四十一條第一款又將本屬于兜底性條款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”與禁用條款、顯著性等絕對(duì)性理由并列，由此造成上述法律適用的困難。本文認(rèn)為，之所以如此的原因可能有兩種：要么是立法者過(guò)于自信，認(rèn)為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條已經(jīng)窮盡了所有可能出現(xiàn)的不正當(dāng)注冊(cè)行為，不再需要兜底性條款；要么是將“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”仍然作為兜底性條款，但與絕對(duì)性理由并列屬于立法失誤。顯然，《商標(biāo)法》難以通過(guò)列舉的方式窮盡實(shí)踐中種類(lèi)繁多的不正當(dāng)注冊(cè)行為，因此，修改商標(biāo)法需要恢復(fù)兜底性條款，對(duì)此有種方案可供選擇：

1、修正立法失誤，恢復(fù)立法本意

在保持現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十一條內(nèi)容和結(jié)構(gòu)基本不變的前提下，將第一款中的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”調(diào)整至第二款“第三十一條規(guī)定的”之后，即“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，或者以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制”。

2、明確“其他不正當(dāng)手段”的含義，單列實(shí)體性條款

我國(guó)《商標(biāo)法》雖然實(shí)行注冊(cè)原則和申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，但申請(qǐng)和注冊(cè)商標(biāo)不得違反誠(chéng)實(shí)的工商業(yè)習(xí)慣，侵犯他人在先使用商標(biāo)，而且，商標(biāo)的生命在于使用。因此，修改商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)以制止不正當(dāng)注冊(cè)為目的，加大對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)，不再以“有一定影響”為條件，可單列一個(gè)條款，即“申請(qǐng)商標(biāo)與他人在同一種或者類(lèi)似商品上在先使用的商標(biāo)相同或者近似，而申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知該他人商標(biāo)存在的，不得注冊(cè)。但該他人同意申請(qǐng)注冊(cè)的，不在此限”，或者借鑒我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”第二十三條第十四款，規(guī)定為“申請(qǐng)商標(biāo)與他人在同一種或者類(lèi)似商品上在先使用的商標(biāo)相同或者近似，而申請(qǐng)人因與該他人有合同、地緣、業(yè)務(wù)往來(lái)或者其他關(guān)系而知曉該他人商標(biāo)存在的，不得注冊(cè)。但該他人同意申請(qǐng)注冊(cè)的，不在此限”，并以此取代現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條關(guān)于代理人或者代表人不得搶注被代理人或者被代表人商標(biāo)的規(guī)定和第三十一條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人在先使用并有一定影響商標(biāo)”的規(guī)定。

第二種方案含義更為明確，且完全涵蓋了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條、第三十一條對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)，避免了法條重合，本文建議采用。

作者單位：國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)