第14207876號(hào)“滬江”商標(biāo)系列無效宣告案

　　一、基本案情

　　申請(qǐng)人：上海理工大學(xué)

　　被申請(qǐng)人：滬江教育科技（上海）股份有限公司

　　爭(zhēng)議商標(biāo)：第14207876號(hào)“滬江”商標(biāo)、第17656015號(hào)“滬江網(wǎng)校 HJCLASS.COM及圖”商標(biāo)、第5700432號(hào)“滬江英語”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)一、二、三）

　　爭(zhēng)議商標(biāo)一、二由被申請(qǐng)人分別于2014年3月19日、2015年8月13日申請(qǐng)注冊(cè)，2017年8月21日、2017年9月7日獲準(zhǔn)注冊(cè)；爭(zhēng)議商標(biāo)三由伏彩瑞于2006年11月3日申請(qǐng)注冊(cè)，2013年9月28日核準(zhǔn)注冊(cè)，該商標(biāo)于2015年8月21日轉(zhuǎn)讓給被申請(qǐng)人。3件爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用在第41類“教育；培訓(xùn)”等服務(wù)上。后上述3件爭(zhēng)議商標(biāo)被申請(qǐng)人提出無效宣告申請(qǐng)。

　　申請(qǐng)人主要理由：一、“滬江”是申請(qǐng)人前身“滬江大學(xué)”校名的一部分，申請(qǐng)人合法承繼滬江大學(xué)。二、被申請(qǐng)人法定代表人伏彩瑞在申請(qǐng)人外語學(xué)院就讀期間參與申請(qǐng)人投資建設(shè)的“滬江語林網(wǎng)”工作。伏彩瑞與申請(qǐng)人之間具有特定關(guān)系，爭(zhēng)議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定。三、爭(zhēng)議商標(biāo)損害了申請(qǐng)人“滬江”知名服務(wù)特有名稱權(quán)，是對(duì)申請(qǐng)人在先使用并具有一定影響的商標(biāo)的惡意搶注。爭(zhēng)議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定。綜上，申請(qǐng)人請(qǐng)求宣告爭(zhēng)議商標(biāo)無效。

　　被申請(qǐng)人答辯主要理由：一、伏彩瑞創(chuàng)建“滬江網(wǎng)”的前身“滬江語林”，2003年“滬江網(wǎng)”正式上線，經(jīng)宣傳及使用，“滬江”已具有一定知名度。二、滬江大學(xué)于1952年解散，申請(qǐng)人沿用的是滬江大學(xué)的原址，無繼承關(guān)系。三、“滬江語林網(wǎng)”從始至終屬于伏彩瑞個(gè)人。伏彩瑞曾義務(wù)用網(wǎng)站為申請(qǐng)人外語學(xué)院設(shè)立專欄，但并不意味著該網(wǎng)站就是申請(qǐng)人的。伏彩瑞創(chuàng)辦滬江網(wǎng)后與申請(qǐng)人及其外語學(xué)院保持合作關(guān)系，且伏彩瑞被申請(qǐng)人評(píng)為杰出校友。爭(zhēng)議商標(biāo)未違反《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定。四、申請(qǐng)人對(duì)于“滬江”標(biāo)識(shí)并無任何在先權(quán)益，滬江并非申請(qǐng)人字號(hào)，且爭(zhēng)議商標(biāo)不存在搶注情形。綜上，請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。

　　申請(qǐng)人質(zhì)證請(qǐng)求對(duì)本系列案件口頭審理。

　　二、口審處理

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在了解案情的基礎(chǔ)上，考慮雙方當(dāng)事人均提交大量證據(jù)，且案情較為復(fù)雜，決定對(duì)“滬江”系列商標(biāo)無效宣告案件進(jìn)行口審。2019年9月19日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在上海商標(biāo)審查協(xié)作中心對(duì)本系列案件口頭審理。雙方當(dāng)事人就爭(zhēng)議焦點(diǎn)進(jìn)行充分的說明和辯論，并提供相關(guān)證據(jù)。

　　三、裁定結(jié)果

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理認(rèn)為，滬江語林網(wǎng)系申請(qǐng)人外語學(xué)院發(fā)起建設(shè)，申請(qǐng)人予以資助，并指派教師指導(dǎo)、監(jiān)督。伏彩瑞等學(xué)生為網(wǎng)站主要操作員。伏彩瑞以個(gè)人名義注冊(cè)網(wǎng)站域名并運(yùn)營(yíng)維護(hù)，媒體進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道，申請(qǐng)人并未對(duì)此提出異議。申請(qǐng)人還將伏彩瑞在其校友網(wǎng)中進(jìn)行宣傳，并與被申請(qǐng)人之間有合作。前述事實(shí)表明在被申請(qǐng)人注冊(cè)“滬江”商標(biāo)前，申請(qǐng)人對(duì)伏彩瑞宣傳“滬江語林”及使用“滬江英語”的行為持默許態(tài)度。此外，申請(qǐng)人與“滬江大學(xué)”具有歷史淵源，“滬江”為其在教育等服務(wù)上在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)。伏彩瑞作為申請(qǐng)人的學(xué)生對(duì)此知曉。故被申請(qǐng)人將爭(zhēng)議商標(biāo)一“滬江”注冊(cè)在教育等服務(wù)上違反了2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。爭(zhēng)議商標(biāo)二、三與“滬江”一詞整體存在差異，被申請(qǐng)人提交的證據(jù)能夠證明爭(zhēng)議商標(biāo)二、三在網(wǎng)絡(luò)教育領(lǐng)域獲得了一定知名度和市場(chǎng)聲譽(yù)，并與被申請(qǐng)人形成對(duì)應(yīng)關(guān)系。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)二、三未違反2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

　　四、典型意義

　　商標(biāo)評(píng)審案件的口審按慣例，當(dāng)事人雙方須前往北京參加口審，本系列案件的口審系在京外進(jìn)行商標(biāo)評(píng)審案件巡回評(píng)審，也是開展商標(biāo)評(píng)審案件巡回評(píng)審試點(diǎn)工作的一次嘗試。巡回評(píng)審以便民利民為目的，節(jié)省當(dāng)事人維權(quán)時(shí)間、維權(quán)成本，運(yùn)用口頭審理與書面審理相結(jié)合的方式，查明案件事實(shí)，保障當(dāng)事人合法權(quán)益。

　　本系列案件重點(diǎn)、難點(diǎn)在于雙方當(dāng)事人特定關(guān)系的認(rèn)定，以及爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先使用商標(biāo)近似程度的判定。

　　本系列案件中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的“其他關(guān)系”作出擴(kuò)張解釋，即是否屬于本款所規(guī)定的其他關(guān)系，應(yīng)限定為與合同業(yè)務(wù)往來等性質(zhì)相近的關(guān)系，但不限于商業(yè)關(guān)系或者職務(wù)、身份關(guān)系。對(duì)“其他關(guān)系”作出擴(kuò)張解釋，是對(duì)擴(kuò)大當(dāng)事人維權(quán)范圍的體現(xiàn)，可有效遏制商標(biāo)搶注行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的是維護(hù)誠實(shí)信用原則，制止不公平競(jìng)爭(zhēng)。從本系列案件審理來看，惡意的判定是爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先使用商標(biāo)近似程度判定的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局考慮到“滬江語林”網(wǎng)的創(chuàng)辦，申請(qǐng)人與伏彩瑞都投入了人力物力，被申請(qǐng)人基于滬江語林網(wǎng)創(chuàng)辦滬江網(wǎng)校并無惡意，且滬江英語、滬江網(wǎng)校已具有一定知名度和影響力，亦考慮到申請(qǐng)人與“滬江大學(xué)”的歷史淵源和其對(duì)“滬江”商標(biāo)的在先使用情況，滬江文字不宜為一家獨(dú)占，申請(qǐng)人及被申請(qǐng)人宜在附著明顯區(qū)別部分的情況下合理使用“滬江”文字，才能夠起到區(qū)別服務(wù)來源的作用，不會(huì)造成公眾混淆誤認(rèn)。綜上，在涉及特定關(guān)系人的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的，遵循誠實(shí)信用原則，保護(hù)在先權(quán)利，制止不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為。

　　爭(zhēng)議商標(biāo)一：

　　爭(zhēng)議商標(biāo)二：

　　爭(zhēng)議商標(biāo)三: