《商標(biāo)法》第十五條的理解與適用——第1578392號“OBO及圖”商標(biāo)爭議案評析

** 《商標(biāo)法》第十五條的理解與適用**

——第1578392號“OBO及圖”商標(biāo)爭議案評析

史新章

目前，對于《商標(biāo)法》第十五條所指的“代理人”的含義存在不同的觀點(diǎn)，商標(biāo)評審委員會通過對本案的審理，對于厘清“代理人”的含義具有積極的意義。由于商標(biāo)法第十五條的規(guī)定來源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七的內(nèi)容，故在理解“代理人”的含義時，應(yīng)參考《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的相關(guān)解釋。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務(wù)往來而可以知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商。本案中，被申請人在與申請人有代理經(jīng)銷關(guān)系的公司中擔(dān)任董事、總經(jīng)理，商評委考慮了立法意旨后，對第十五條進(jìn)行了擴(kuò)大解釋，適用第十五條裁定撤銷了爭議商標(biāo)的注冊。

基本案情

申請人：歐博-貝特曼兩合合伙企業(yè)

被申請人：黃兆基

爭議商標(biāo)：1578392號“OBO及圖”

（一）當(dāng)事人主張

申請人的主要理由：申請人始建于1911年，是目前制造尖端電子科技產(chǎn)品的世界知名廠商之一，產(chǎn)品主要為電源防雷器、通信網(wǎng)絡(luò)保護(hù)器等。申請人建立了遍布全球的生產(chǎn)、分銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。申請人獨(dú)創(chuàng)并長期使用的“OBO”與卡通人物圖形商標(biāo)不僅在德國擁有廣泛注冊，在世界多個國家和地區(qū)獲得商標(biāo)注冊。早于1994年，爭議商標(biāo)的原注冊人鄭亞懷所擁有的公司——雷迅科技實(shí)業(yè)（香港）有限公司（以下簡稱“雷迅公司”）就與申請人建立了合作關(guān)系，在香港、澳門協(xié)助申請人開發(fā)業(yè)務(wù)。1997年，隨著雙方合作的發(fā)展，雷迅公司被申請人指定為申請人產(chǎn)品在中國銷售的獨(dú)家代理。由于雷迅公司涉嫌銷售假冒申請人的產(chǎn)品，申請人于2000年2月1日致函雷迅公司質(zhì)詢，2000年2月15日雷迅公司復(fù)函否認(rèn)其行為。在此期間即2000年2月1日，鄭亞懷申請注冊爭議商標(biāo)。申請人于2000年3月8日正式發(fā)出解除雙方代理關(guān)系的書面通知。綜上，鄭亞懷作為申請人的代理商搶注申請人商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，爭議商標(biāo)應(yīng)予撤銷。

爭議商標(biāo)原注冊人鄭亞懷的答辯理由：“OBO”并非申請人獨(dú)創(chuàng)，在德國有四家生產(chǎn)避雷器的公司品牌中含有“OBO”。雷迅公司成立于1997年，負(fù)責(zé)人為劉福文。申請人提供的代理證書及獨(dú)家代理協(xié)議都是申請人自身打印出來的，且都是復(fù)印件，不能作為定案的依據(jù)，申請人提供的證據(jù)不足以證明雙方存在代理關(guān)系，因此鄭亞懷注冊爭議商標(biāo)合法。爭議商標(biāo)是鄭亞懷于1997年委托中國的一家廣告公司進(jìn)行的商標(biāo)設(shè)計，并已對卡通人物圖形作了版權(quán)登記。申請人的商標(biāo)是“OBO BETTERMANN”，爭議商標(biāo)與之不近似，并非對其復(fù)制和抄襲。自1997年開始鄭亞懷開始在中國使用“OBO”避雷器，投入大量人力財力進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，并非有意搶注他人商標(biāo)以牟取暴利。綜上請求維持爭議商標(biāo)的注冊。

被申請人（在本案審理期間，鄭亞懷將爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓予黃兆基，即本案被申請。）答辯稱：被申請人合法受讓爭議商標(biāo)，現(xiàn)為爭議商標(biāo)的合法所有人。經(jīng)向商標(biāo)出讓人查證，鄭亞懷與申請人之間無代理關(guān)系，雷迅公司也不是申請人的代理人。爭議商標(biāo)由鄭亞懷自行設(shè)計并在先使用，鄭亞懷為合法注冊人，被申請人為爭議商標(biāo)的合法擁有人。申請人未提供其在中國使用爭議商標(biāo)的證據(jù)，其提供的授權(quán)書、名片、產(chǎn)品介紹冊等為無效證據(jù)不應(yīng)采信，其提供的在其他國家的注冊證不符合證據(jù)形式，應(yīng)當(dāng)不予考慮。綜上，請求維持爭議商標(biāo)的注冊。

（二）商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：申請人為德國防雷設(shè)備制造生產(chǎn)廠，最早于1981年在德國于國際分類第9類避雷針等商品上注冊了“OBO及圖”商標(biāo)，同年該商標(biāo)在世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局注冊，指定領(lǐng)土延伸國家有澳大利亞、比荷盧、法國、意大利等，指定使用于國際分類第6、7、8、9、17、19、20類。其后，申請人先后在德國于國際分類第6、7、8、9、17、20類注冊了“OBO BETTERMANN”、“OBO”商標(biāo)，在新加坡、英國于國際分類第9類注冊了“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標(biāo)。

爭議商標(biāo)“OBO及圖”由鄭亞懷于2000年2月1日申請注冊，指定使用于第9類避雷器、避雷針商品，于2001年5月28日獲準(zhǔn)注冊。

雷迅公司于1994年8月30日在香港依據(jù)香港公司條例注冊成為有限公司，該公司2002年9月4日送交香港公司注冊署存檔的周年報表顯示該公司董事之一為鄭亞懷。

1997年1月9日，鄭亞懷作為發(fā)信人以雷迅公司總經(jīng)理的名義發(fā)傳真給申請人，建議由其作為申請人超電壓保護(hù)產(chǎn)品中國地區(qū)的獨(dú)家代理商。

1997年4月23日，申請人致傳真予鄭亞懷，商談指定其為獨(dú)家代理事宜。

1997年6月4日，申請人致傳真予鄭亞懷，指定雷迅公司為申請人防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品的中國獨(dú)家代理商。

2000年2月15日，雷迅公司致傳真予申請人，否認(rèn)其銷售假冒申請人的“OBO”、“OBO BETTERMANN”和“BETTERMANN”產(chǎn)品。

2000年3月8日，申請人致傳真予雷迅公司，終止雙方的代理關(guān)系。

以上事實(shí)有下列證據(jù)證明：1、申請人公司簡介及在中國的主要客戶名單復(fù)印件。2、申請人自1982年以來的部分宣傳冊復(fù)印件、申請人域名注冊情況表復(fù)印件及經(jīng)公證認(rèn)證的“OBO”商標(biāo)在其他國家的注冊證復(fù)印件。3、經(jīng)公證的雷迅公司注冊資料，經(jīng)公證認(rèn)證的雙方訂貨、簽訂代理協(xié)議的往來信函復(fù)印件及解除合同通知書，雷迅公司的來信及鄭亞懷及申請人客服中心職員名片復(fù)印件，經(jīng)公證認(rèn)證的申請人負(fù)責(zé)人的聲明及譯文。4、鄭亞懷的香港身份證復(fù)印件。

商評委鑒于上述事實(shí)和證據(jù)認(rèn)為：依據(jù)我國商標(biāo)法第十五條規(guī)定，對于未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，應(yīng)不予注冊并禁止使用。

申請人提供的證據(jù)表明，申請人早于1981年就已在德國注冊了“OBO及圖”商標(biāo)，并進(jìn)行了國際注冊。申請人在多個國家擁有“OBO及圖”、“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標(biāo)的專用權(quán)，商標(biāo)注冊時間均早于爭議商標(biāo)申請注冊日。據(jù)此可以認(rèn)定申請人為“OBO及圖”、“OBO”、“OBO BETTERMANN”商標(biāo)的所有人。雖然鄭亞懷辯稱爭議商標(biāo)是其委托廣告公司設(shè)計并已對卡通人物圖形作了版權(quán)登記，但并未舉證證明，故商評委對該項主張不予考慮。

1997年1月鄭亞懷以雷迅公司總經(jīng)理的身份與申請人接洽代理事宜，同年6月申請人指定雷迅公司為其防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品的中國獨(dú)家代理商。2000年2月1日，鄭亞懷以其個人名義在第9類避雷器、避雷針商品上申請注冊爭議商標(biāo)。爭議商標(biāo)與申請人“OBO及圖”及“OBO”商標(biāo)文字相同，爭議商標(biāo)中的卡通人物圖形與申請人“OBO及圖‘中的卡通人物圖形在人物造型、細(xì)節(jié)特征及整體外觀上均十分近似，已構(gòu)成近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)指定使用的避雷器、避雷針商品也屬于雷迅公司代理的申請人生產(chǎn)的防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品中的一種。鄭亞懷作為雷迅公司的董事、總經(jīng)理和與申請人建立代理關(guān)系的主要聯(lián)系人，明知使用在防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品上的“OBO及圖”及“OBO”商標(biāo)為申請人的商標(biāo)，卻未經(jīng)申請人同意在相同或類似商品上搶先注冊與之近似的爭議商標(biāo)，其行為不僅構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十一條第一款所禁止的以其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的行為，也符合《商標(biāo)法》第十五條禁止代理人未經(jīng)授權(quán)以自己的名義將被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊的立法宗旨，故爭議商標(biāo)應(yīng)予撤銷。依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第十五條、第四十一條第二款、第四十三條之規(guī)定，商評委裁定：申請人對被申請人注冊的第1578392號“OBO及圖”商標(biāo)所提撤銷理由成立，該注冊商標(biāo)予以撤銷。

（爭議商標(biāo)）

評析

本案的焦點(diǎn)問題是：爭議商標(biāo)的注冊是否屬于商標(biāo)法第十五條所指的代理人未經(jīng)授權(quán)擅自搶注被代理人商標(biāo)的情形。

一、《商標(biāo)法》第十五條中“代理人或者代表人”的理解

代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的行為違反了誠實(shí)信用原則，侵害了被代理人、被代表人或者利害關(guān)系人的合法權(quán)益，商標(biāo)法第十五條的規(guī)定旨在禁止代理人或者代表人惡意搶注的行為。許多國家或地區(qū)為禁止代理人、代表人此種惡意搶注行為，也在商標(biāo)法中作出了類似的規(guī)定，例如德國《商標(biāo)法》第十一條、日本《商標(biāo)法》第五十三條之二、英國《商標(biāo)法》第六十條、《歐共體商標(biāo)條例》第八條第三款、我國臺灣地區(qū)《商標(biāo)法》第二十三條第十四款。據(jù)《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七規(guī)定：“如本聯(lián)盟一個成員國的商標(biāo)所有人的代理人或代表人未經(jīng)該所有人同意而以自己的名義向本聯(lián)盟一個或一個以上的成員國申請商標(biāo)注冊，該所有人應(yīng)有權(quán)反對進(jìn)行注冊或要求取消注冊，如該國法律允許商標(biāo)所有人可要求將該項注冊轉(zhuǎn)讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當(dāng)?shù)摹?(2)商標(biāo)所有人在符合上述（1）款規(guī)定時，有權(quán)反對其代理人或代表人未經(jīng)其同意而使用其商標(biāo)。(3)國內(nèi)立法得規(guī)定商標(biāo)所有人按本條規(guī)定行使權(quán)利的公正期限。”包括中國在內(nèi)的，許多國家或地區(qū)商標(biāo)法中關(guān)于制止代理人搶注行為的規(guī)定皆來源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七的規(guī)定。

對于如何理解《商標(biāo)法》第十五條中“代理人”的概念，學(xué)者們提出了廣義和狹義兩種觀點(diǎn)。狹義說認(rèn)為此處的代理人特指商標(biāo)代理人。廣義說則以《巴黎公約》第六條之七的立法本意為立論基礎(chǔ)，將經(jīng)銷商也視為代理人。國外學(xué)者博登浩森在其所著的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約指南》中指出《巴黎公約》第六條之七中的代理人、代表人應(yīng)做如下解釋：“考慮到本規(guī)定的目的，上述的措辭很可能不會從狹隘的法律意義來解釋，所以本規(guī)定也同樣適用于那些作為使用該商標(biāo)的商品批發(fā)商,而且以其自己的名義申請該商標(biāo)注冊的人。” 考慮到《商標(biāo)法》第十五條的淵源為《巴黎公約》的第六條之七，因此廣義說更符合立法本意，可資贊同。在商標(biāo)評審委員會發(fā)布的《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》中也采納了此種觀點(diǎn)，該審理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：“《商標(biāo)法》第十五條的內(nèi)容源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七的規(guī)定，因此在對代理關(guān)系進(jìn)行界定時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合該條的立法目的，即制止代理人違反誠實(shí)信用原則的惡意搶注行為，進(jìn)行解釋。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務(wù)往來而可以知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商。”

二、《商標(biāo)法》第十五條的適用條件

本案適用《商標(biāo)法》第十五條的關(guān)鍵是對代理關(guān)系的判定。在審理實(shí)踐中，可以依據(jù)雙方當(dāng)事人之間簽訂的合同、交易憑證、采購資料等可以證明合同關(guān)系或者商事業(yè)務(wù)往來存在的證據(jù)材料來認(rèn)定當(dāng)事人之間是否存在代理經(jīng)銷關(guān)系。因此，對于一般的代理經(jīng)銷關(guān)系，在實(shí)務(wù)中并不難判斷。在本案中，商評委依據(jù)雷訊公司與申請人公司之間的訂貨、簽訂代理協(xié)議的往來信函復(fù)印件，可以認(rèn)定雷迅公司為申請人防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品的中國獨(dú)家代理商，申請人產(chǎn)品的使用“OBO及圖”及“OBO”文字商標(biāo)。但本案的情況較為特殊，在爭議商標(biāo)注冊申請日前與申請人形成代理經(jīng)銷關(guān)系的是雷迅公司，而搶注本案爭議商標(biāo)的主體卻非雷迅公司，而是雷迅公司的總經(jīng)理鄭亞懷。由于第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，……”如果嚴(yán)格按照商標(biāo)法該條規(guī)定的字面含義理解，因?yàn)榇砣死籽腹静⑽匆宰约旱拿x進(jìn)行注冊，則此案似乎難以適用第十五條。但商評委并沒有武斷地作出裁定，而是考慮了商標(biāo)法第十五條的立法意旨后，結(jié)合案情，對第十五條進(jìn)行了擴(kuò)大解釋，將本案適用第十五條予以裁定。

在商事代理經(jīng)銷關(guān)系中，代理經(jīng)銷商由于銷售被代理人的產(chǎn)品而得以知曉被代理人的商標(biāo)，商業(yè)活動中存在個別缺少商業(yè)道德的代理經(jīng)銷商以搶先注冊被代理人的商標(biāo)為手段，來迫使被代理人答應(yīng)其苛刻合作條件的情況或在代理關(guān)系結(jié)束后，其自行生產(chǎn)標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品。代理經(jīng)銷商的搶注行為不僅會損害被代理人的經(jīng)濟(jì)利益，也破壞了公平競爭的市場秩序，有可能使消費(fèi)者對產(chǎn)品的真實(shí)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。商標(biāo)法第十五條的立法目的即在于禁止代理人或者代表人這種惡意搶注的行為。審理實(shí)務(wù)中，有時會出現(xiàn)代理人不以自己的名義而是由其他人申請注冊，而注冊申請人與代理人基于特殊關(guān)系可以認(rèn)定二者具有串通合謀行為，例如注冊申請人系代理人的經(jīng)理、法定代表人，或注冊人申請人與代理人雖是不同申請主體，但同屬一個自然人或上級企業(yè)控制，由于注冊申請人與代理人的密切關(guān)系，將導(dǎo)致他人申請與代理人或代表人提出申請的結(jié)果實(shí)質(zhì)上一致，同樣會損害被代理人商標(biāo)權(quán)利，故針對以上情形適用商標(biāo)法第十五條的規(guī)定予以裁定，符合該條的立法目的。本案中爭議商標(biāo)原注冊人鄭亞懷系雷迅公司總經(jīng)理、董事，同時也是與申請人接洽代理事宜的人，其應(yīng)明知“OBO及圖”是申請人使用在商標(biāo)，且其與雷迅公司在利益關(guān)系上一致，故可以認(rèn)定鄭亞懷在雷迅公司與申請人代理經(jīng)銷關(guān)系破裂前夕注冊爭議商標(biāo)的行為，具有與雷迅公司串通合謀掠奪他人商標(biāo)有惡意，故可以適用商標(biāo)法第十五條的規(guī)定。

此外，商標(biāo)法第十五條的適用，除上述關(guān)于當(dāng)事人之間具有代理關(guān)系這一構(gòu)成要件外，依據(jù)《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，還須符合以下適用條件：系爭商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)使用的商品/服務(wù)相同或者類似的商品/服務(wù)上；系爭商標(biāo)與被代理人、被代表人商標(biāo)相同或者近似；代理人或者代表人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人或者被代表人授權(quán)；在商標(biāo)爭議案件中，被代理人、被代表人或者利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)自系爭商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)提出撤銷請求。本案中爭議商標(biāo)與申請人“OBO及圖”及“OBO”商標(biāo)文字相同，爭議商標(biāo)中的卡通人物圖形與申請人“OBO及圖”中的卡通人物圖形在人物造型、細(xì)節(jié)特征及整體外觀上均十分近似，已構(gòu)成近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)指定使用的避雷器、避雷針商品也屬于雷迅公司代理的申請人生產(chǎn)的防雷和防高壓過載保護(hù)材料產(chǎn)品中的一種。爭議商標(biāo)注冊人也無證據(jù)證明其注冊行為已取得被代理人的授權(quán)，故本案爭議商標(biāo)的注冊屬于商標(biāo)法第十五條所指的情形，應(yīng)予以撤銷。

作者單位：國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會